Por Camilo J. Gómez Riveros

Abogado especialista en Derecho Comercial y Financiero

Magíster en Propiedad Industrial por la University of Illinois at Chicago (EE.UU.)

Una reciente sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca reavivó uno de los debates más relevantes del derecho de marcas en Colombia: la relación entre el registro formal de una marca y la realidad económica derivada del uso de un nombre comercial en el mercado.

Mediante sentencia del 5 de febrero de 2026, el tribunal negó las pretensiones de la sociedad Bridgewood Capital Inc. y avaló la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio que había declarado notorio el signo EPK como nombre y enseña comercial asociado al empresario Samuel Tcherassi y ordenado la cancelación del registro marcario correspondiente.

La decisión constituye un pronunciamiento significativo sobre el alcance de la protección de los signos distintivos en el sistema andino de propiedad industrial y sobre el peso jurídico del uso efectivo de un signo en el mercado.

El origen del conflicto

La disputa tiene su origen en la coexistencia de dos realidades jurídicas distintas alrededor del signo EPK.

Por un lado, la sociedad extranjera Bridgewood Capital Inc., domiciliada en Barbados, figuraba como titular registral de la marca EPK en Colombia para identificar productos en las clases 18 y 25 de la Clasificación de Niza. Bridgewood Capital Inc. nunca ha usado la marca EPK en Colombia, no ha importado un solo producto, no tiene empleados, no declara ni paga impuestos en Colombia.

Tomado de ambitojuridico.com

Por otro lado, el empresario colombiano Samuel Tcherassi desarrolló durante más de una década una red comercial dedicada a la comercialización de ropa infantil bajo el nombre y enseña comercial EPK, a través de tiendas físicas y canales digitales identificados con la denominación EPK.  Esta red llegó a tener más de cien tiendas y cerca de 600 empleados a lo largo de toda la geografía nacional.

A partir de esta actividad empresarial, Tcherassi solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el reconocimiento de la notoriedad del signo EPK como nombre y enseña comercial, así como la cancelación de la marca registrada de Bridgewood que consideraba conflictiva.

La SIC acogió esta solicitud y, mediante resolución administrativa, declaró notorio el signo EPK para identificar establecimientos dedicados a la comercialización de ropa infantil y ordenó la cancelación del registro marcario de la sociedad de Barbados.

Bridgewood Capital demandó dicha decisión ante la jurisdicción contencioso administrativa mediante acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

La decisión del tribunal

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió el litigio confirmando la legalidad del acto administrativo de la Superintendencia de Industria y Comercio y dándole la razón a Tcherassi.

En su análisis, el tribunal examinó principalmente tres aspectos:

La legitimación del solicitante de la cancelación por notoriedad,

La existencia de un uso real y efectivo del signo EPK en el mercado colombiano y

La acreditación de la notoriedad del signo en el sector pertinente.

Uno de los elementos determinantes en la decisión fue la ausencia de prueba de un contrato de licencia formalmente registrado entre Bridgewood Capital y las sociedades vinculadas a Tcherassi, que la sociedad extranjera pretendía fuera considerado como prueba de mala fe. Según el tribunal, la relación comercial alegada por la demandante habría sido un acuerdo verbal que no cumplía con los requisitos formales previstos en la normativa andina para producir efectos frente a terceros.

En consecuencia, la Sala consideró que no existía evidencia suficiente para aplicar la prohibición prevista en la Decisión 486 que impide a representantes o distribuidores solicitar registros sobre signos que pertenecen a su principal.

Por el contrario, el tribunal encontró acreditado que el signo EPK había sido utilizado de manera continua y efectiva en el mercado colombiano desde al menos 2006, a través de numerosos establecimientos comerciales identificados con dicha denominación.

La prueba de la notoriedad

El tribunal también examinó un amplio conjunto de pruebas presentadas en el procedimiento administrativo para demostrar la notoriedad del signo.

Entre ellas se incluyeron estudios de mercado sobre reconocimiento de marca, certificaciones contables sobre inversión publicitaria, información sobre la red de establecimientos comerciales y documentación relacionada con campañas publicitarias y presencia en medios.

De acuerdo con el análisis judicial, estas pruebas permitieron establecer que el signo EPK alcanzó niveles significativos de reconocimiento entre los consumidores del sector de ropa infantil, cumpliendo los criterios establecidos en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

El tribunal concluyó que la notoriedad del signo de Tcherassi estaba acreditada para el período comprendido entre 2011 y 2020, lo cual legitimaba la cancelación de la marca registrada que reproducía el mismo signo distintivo.

Registro versus uso en el derecho de marcas

Más allá del resultado del litigio, el caso EPK pone de relieve una cuestión estructural del sistema marcario: la interacción entre el principio constitutivo del registro y la protección jurídica derivada del uso.

El régimen andino establece que la marca se adquiere mediante registro. Sin embargo, también reconoce la protección de signos distintivos derivados del uso, como el nombre comercial y la enseña comercial, y concede protección reforzada a los signos notoriamente conocidos.

La sentencia del tribunal ilustra cómo, en determinados contextos, la realidad económica del mercado puede adquirir un peso decisivo en la resolución de conflictos marcarios.

Un precedente relevante

La decisión representa un pronunciamiento relevante para el derecho de propiedad industrial en Colombia, particularmente en lo que respecta al valor probatorio del uso comercial y a la protección de signos distintivos notoriamente conocidos.

El tribunal reconoce de facto que por encima de un registro formal, el fin de los signos distintivos es su uso en el mercado y que el registro con fines de acaparación no puede estar por encima del esfuerzo comercial verídico y legítimo.

El caso EPK demuestra que, en el derecho de marcas, la existencia de un registro no siempre agota el análisis jurídico. La realidad del mercado, el reconocimiento por parte de los consumidores y la trayectoria comercial de un signo pueden resultar igualmente decisivos para definir la titularidad efectiva de los derechos de propiedad industrial.